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DVD6C“專利權行使”質疑
    
    
      自2003年9月1日起,DVD6C開始向全球提供DVD音頻及記錄型DVD專利共同許可[1]。在此之前2003年8月23日,多家媒體曾相繼轉載刊登了廣州日報記者報道的文章,該文指出,聯想、七喜、方正等國內50家大型的電腦整機品牌商接到一封來自DVD6C許可聯合體的信,此信要求這50家企業在購買DVD光驅這一配件時,應選擇已獲DVD6C專利許可的產品。 “6C通過律師說,‘如果其尚未獲得許可,請貴公司要求該等DVD產品的賣方成為獲得許可的制造商,這是對每一方都有益的。否則,如果使用侵權的DVD產品,貴公司自己生產的產品也將是侵權產品!盵2]
    
      由上述報道可知,DVD6C通過其代理律師在8月底向國內50家PC生產廠商發出了提示性“警告函”。由于本人并沒有接到上述DVD6C的律師函,因此,本文立論依據是上述媒體記者的報道,質疑對象是DVD6C通過律師向國內50家PC生產企業發出警告函行為的法律依據,即DVD6C專利許可聯盟(patent pool)此次開始的DVD音頻及記錄型DVD共同專利許可的權源――必須的基本專利構成(essential patents),以及DVD6C“警告”行為的合法性問題[3]。
    
      1997年10月20日,株式會社日立制作所、松下電器產業株式會社、三菱電機株式會社、時代華納公司、株式會社東芝、日本勝利株式會社合意建立了對各自持有的有關DVD專利進行專利共同許可的體系(patent pool),6家公司的共同專利許可契約將由東芝統一負責締結,松下電器、日立制作所按地域分擔交涉業務;同時,必須專利許可使用費DVD Player、DVD-ROM、DVD Decoder[4]為銷售價格的4%,但每臺不低于4美元。這就是所謂的DVD6C。以后,在2002年6月,又有IBM公司加入其中。
    
      1999年6月11日,DVD6C宣告自本日起開始向全世界提供有關DVD播放機、DVD-ROM、DVD解碼器及DVD光盤的必要的專利共同許可,期待通過共同許可方式促進DVD產品在世界的普及。
    
      DVD6C始料不及的是,在6C與3C進行DVD技術標準競爭的縫隙間,中國企業異軍突起,造就出可稱為“20世紀最后的大型家電”的DVD播放機市場,并延續至今。由于DVD6C對中國市場估計不足,專利戰略出現偏差,迄今納入DVD6C專利目錄中的中國專利只有6項,其中在[List of DVD Player/DVD Decoder Patents] (DVD Video Player, DVD-ROM Drive, DVD Audio Player, DVD Decoder)項下的中國專利共有5項[5]。
    
      根據2003年4月22日日本特許廳發表的《有關標準關聯專利申請的特許廳的匯總》,對6C patent pool關于播放機、驅動器、解碼器、光盤等技術的總計239個專利族系(以相同內容匯集而能夠把握的單位)各國延伸專利750件進行了匯集。在全部239個專利系譜中202個為日本企業所有;按照國別劃分,日本專利131件,其中日本企業128件;美國專利84件,其中日本企業的專利62件。這一統計與DVD6C公布的DVD必須專利目錄是一致的,即在DVD必須基本專利中不存在獨立的中國專利,中國專利完全是與外國專利同一內容的并行專利。這是多國籍企業的專利戰略,本無可非議。
    
      不過,值得注意的是,原來作為[List of DVD Player/DVD Decoder Patents]必須專利構成的Ref.No.47專利號為US5768298、JP2882302、CN ZL96105518.9的由日立制作所在美、日、中三國分別獲得授權的同一內容名稱為“信息記錄方法:復制方法及復制設備”的專利,又被再次組合入此次2003年9月1日開始的記錄型DVD專利共同許可目錄中([List of DVD Recorder/DVD Encoder Patents](DVD-RAM Drive, DVD-RW Drive, DVD-R Drive, DVD Video Recorder, DVD Encoder))[6];同時,稍加留意還可發現,在再次組合中刪去了日本專利(專利號:JP2882302),而僅加入了美國專利(專利:US5768298)和中國專利(專利號:ZL96105518.9)。那么,如何看待這一“刪除行為”呢,DVD6C做如此“編輯”其目的究竟為何?
    
      眾所周知,根據巴黎條約確定的專利獨立原則和屬地主義原則,DVD6C在中國追訴專利侵權行為必須依據中國專利權,而在2003年9月1日開始的記錄型DVD專利共同許可中,如果沒有中國專利的加入,對于在中國境內發生的模仿專利產品的行為,DVD6C將束手無策;也就是說,在目前權利狀態下,移植組合過來的ZL96105518.9中國專利,是DVD6C在中國針對記錄型DVD行使專利權的唯一依據,假如沒有此項中國專利加入共同專利許可組合,就記錄型DVD而言,在中國,所謂“DVD6C”的行為將處于“非專利權利行使”狀態,DVD6C通過其律師向中國50家PC生產企業發出“警告”將欠缺合法依據。
    
      不過,ZL96105518.9中國專利雖然在法律形式上挽救了DVD6C“警告函”的命運,但是,我們仍可以對其采取的移植組合方式提出如下質疑:
    
      1.ZL96105518.9中國專利(同一內容美國專利US5768298、日本專利JP2882302)是否為DVD必須的基礎專利,在記錄型DVD專利共同許可目錄中刪去了JP2882302日本專利是否合理、合法?
    
      對于ZL96105518.9中國專利是否為DVD基礎專利,這一技術性判斷必須留待專家做出最后評價。不過,在此之前,我們可以從探討專利許可聯盟(patent pool)的意義開始,對移植組合方式提出質疑。
    
      所謂patent pool(專利許可聯盟),是指多數專利等權利人,將各自分別所有的專利等或者專利等許可權限集中于一定的企業和組織,通過該企業和組織,patent pool的成員接受必要的許可,即參加企業可以自由實施集中起來的專利。patent pool自體具有集合相為互補的專利技術,回避因對抗專利存在而阻止實施以及專利侵權訴訟,并減少交易成本等優點。結成patent pool的主要目的,一般是為了參加企業間相互融通自由使用集中了的專利技術,在追求此種目的下,patent pool具有效率性且促進競爭的效果。同時,patent pool也應許可第三者使用,獲得專利使用費,分配與patent pool參加企業成員。封閉的patent pool,構成“專利許可拒絕”的,將成為反壟斷法的追訴對象。
    
      如果說ZL96105518.9中國專利是DVD基礎專利,那么,在專利共同許可中刪去JP2882302日本專利,理論上將直接影響DVD6C成員及在日本的6C以外的企業接受共同專利許可,patent pool將失去意義。但是,事實上在日本的DVD6C成員們接受了日立制作所的“保留”,從這種“接受”可以做出如下兩種推論,一是DVD6C成員以及在日本的DVD6C以外的licensee已經同日立制作所就該項日本專利實施許可進行了單獨交涉并獲得了許可,如果是這樣的話,單獨許可的條件如何,與共同專利許可的條件相比有何不同,是否構成“差別性專利許可條件”,應受到競爭當局的注意;二是JP2882302日本專利并非DVD基礎專利,6C其他成員可以使用其它替代技術繞過該專利;如果是這樣,可以進一步的推論,即將ZL96105518.9中國專利(同一內容US5768298美國專利)組合加入記錄型DVD專利共同許可中,對于可能的獲得專利共同許可的人(licensee)而言,沒有必要。顯然,后者的推論需要權威性的技術鑒定。那么,我們就假設第一種推論成立,來考察一下“刪除行為”的直接后果吧。
    
      在記錄型DVD專利共同許可中,刪去JP2882302日本專利將縮小專利實施許可地域,它意味著接受記錄型DVD共同專利許可者,要想使采用同一內容中國、美國專利制造的產品進入日本市場,還需另行同掌握該日本專利的日立制作所進行單獨交涉,并付出額外的專利使用費。顯然,這個結果與DVD Video Player, DVD-ROM Drive, DVD Audio Player, DVD Decoder的共同專利許可相比,條件有失公平。
    
      另一方面,對在日本的未來可能接受記錄型DVD專利共同許可的licensee來說,他們在選擇接受必須的共同專利許可時即受到了限制。
    
      因此,從上述兩方面來看,“刪除行為”的直接后果是導致了共同專利許可條件的不公平,這應當引起中國政府主管部門和日本公正交易委員會的注意。
    
      2.作為平行進口防止對策,在記錄型DVD專利共同許可中,刪去JP2882302日本專利,是否有違公平競爭原則?
    
      首先,需要關注的是各國判例原則對平行進口和專利許可的影響。
    
      1997年7月1日,日本最高裁判所對于涉及專利產品平行進口、專利權國際消耗的BBS事件做出了終審判決[7]。該判決是世界上最初的最高法院水平的涉及專利權國際消耗的判決,對日本專利權人在外國銷售專利產品的行為對日本專利權產生影響的后果進行了詳細闡述。該判決指出,日本專利權人或者可視為專利權人的子公司或關聯企業,在外國轉讓專利產品時,如果就專利產品的銷售地、使用地域將不包括日本在內的意圖與受讓人進行了協商,并將“地域除外規定”在產品上進行了明確表示,那么,該產品經過流通進口至日本時,專利權人可以行使專利權阻止該產品的進口;反之,如果沒能達成協議或在該產品上沒有“權利保留”明確表示的,則不能行使日本專利權[8]。
      
      此外,由Societe Anonyme des Manufactures de Glaces 對Tilghman 事件[9]判決確定的英聯邦判例法原則對國際專利許可理論影響很大。根據該判例原則,在多國專利并存的情況下,應當區別專利權人的權利行使、專利實施被許可人(licensee)的權利行使以及產品購入者,即licensee的權利依存于其授權,在專利許可中,由于固有的地域制約是內在的,銷售專利產品時,即使沒有明示的特殊約定,也不影響專利權人的權利行使。這一原則在肯尼亞高等法院Beecham Group 對International Products事件判決中得到適用[10]。其次,與上述區別專利權人與專利實施權人的論理接近的是美國Snofi事件判決[11]。
    
      根據上述判例原則以及專利的屬地主義原則、專利獨立原則,在A、B、C國擁有并行專利的A國專利權人甲,可以將B、C國的專利許可與乙使用,而自己繼續保有A國的專利權,從而達到既控制A國市場,又通過B、C國的專利許可收取專利使用費(對DVD6C而言,還有推動事實標準成為國際標準的好處),達到控制市場、分割市場的目的。這種通過專利分割世界市場的方法,是多國籍企業生存與發展的手段。
    
      顯然,在記錄型DVD專利共同許可中刪去JP2882302日本專利,在理論上,日本專利權人可以利用日本專利阻止使用同一內容中國專利的產品進入日本市場。這對中國獲得記錄型DVD專利共同許可者而言,是不公平的,具有削弱產品市場競爭的效果。
    
      進一步而言,專利許可雖然是專利權人契約性自由行為,但是,已經在DVD Video Player, DVD-ROM Drive, DVD Audio Player, DVD Decoder專利共同許可中提供的專利,在其后的DVD-RAM Drive, DVD-RW Drive, DVD-R Drive, DVD Video Recorder, DVD Encoder專利共同許可中又被刪去,如果僅是作為平行進口防止對策為了控制低價專利產品進入日本市場的話,依照日本獨占禁止法學說,這種行為雖然形式上是專利權行使行為,但卻脫離了知識產權權利行使的目的,不能認為是依據知識產權法的權利行使行為,應當適用獨占禁止法[12]。
    
      3. DVD6C在中國行使權利的合法性依據是否存在?
    
      企業間結成專利聯盟(patent pool),進行專利共同許可,屬于專利權人的契約性自由行為,同時,國際間的專利許可、實施,也屬于契約自由的范疇。不過,盡管patent pool 自身具有促進競爭的效果,但是,為了標準化而形成patent pool往往限制競合技術、規格的使用,并且,在專利實施許可中通常會伴有專利許可拒絕、不爭義務、搭售、差別性專利使用費等違反公平競爭的行為。因此,在美國,patent pool歷來是反托拉斯法的監督對象,企業結成patent pool應當向主管當局報告。
    
      1999年6月11日,DVD6C在宣告DVD專利共同許可開始的文告中,特別注明“本專利共同許可由美國司法部的審查已經終了,進而開始向歐洲委員會提出申請,因此,依據本專利共同許可,可以接受由6家公司聚積的必須專利的總括許可!盵13]
    
      在日本,根據1999年公正交易委員會發布的《關于專利、專有技術許可合同獨占禁止法的指針》的規定,繼續有關專利或專有技術許可合同的事前咨詢制度。專利許可聯盟的結成、運作應遵循該指針進行。所以,DVD6C應當已獲得日本競爭當局的認可。同時,在日本政府制定公布的《關于知識財產創造、保護以及活用推進計劃》中,在強調支援有利于技術標準的專利聚積(patent pool)的同時,提出在2003年度檢討專利許可費高額化對策、技術標準必須專利的鑒定和價值評價認定方法、制度等。
    
      由此可見,專利許可聯盟(patent pool) 歷來是各國競爭法的監督對象,其結成應事前經過競爭當局的認可,其運作將始終受到競爭當局的監督。
    
      在我國,雖然沒有頒布反壟斷法,但不等于說維護公平競爭的法律不存在、主管競爭的當局不存在。筆者孤陋寡聞,迄今未聞DVD6C向中國有關主管部門就專利許可聯盟(patent pool)提出了審查申請。那么,我們不禁要問,在中國,DVD6C在法律形式上存在嗎[14]?以DVD6C名義向50家PC生產企業同時發出“警告函”是否妥當[15]?
    
      [1] September 1, 2003 --- The DVD6C Licensing Agency (DVD6C), the industry body representing the seven leading developers of DVD technology and formats—AOL Time Warner Inc., Hitachi, Ltd., IBM Corporation, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Toshiba Corporation and Victor Company of Japan, Ltd. (JVC)—announced that today it starts the global licensing of essential patents for DVD-Audio and recordable DVD products. Licenses cover both drives and media, including DVD-Audio, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R and DVD-Video Recording. See http://www.dvd6cla.com /DVD6C PATENT LICENSING / News
    
      [2] 《向50家PC企業追討專利費 DVD6C目標瞄向PC產業》,http://www.sohu.com 8月23日!度毡綝VD6C許可聯盟向國內50家企業討專利費》,http://www.chinabyte.com 2003年8月23日 陳海玲/廣州日報!禗VD專利費告捷 6C專利費“討”向國內PC巨頭》http://www.sohu.com 2003年8月29日 植萬祿 來源《北京青年報》。
    
      [3] 本文純屬學術性探討,不應成為媒體炒作的素材,轉載必須征得本人的同意,并注意文章論點、論據的關聯性。
    
      [4] 1999年6月11日開始實施共同專利許可時,DVD解碼器的專利使用費確定為銷售價格的4%(每臺最低1美元)。
    
      [5]詳見 http://www.dvd6cla.com
    
      [6] 同上參照。
    
      [7] 日本《判例時報》1612號3頁。
    
      [8] 關于日本BBS事件最高裁判決的有力學說是“附條件的平行進口允許說”,參見池內寛幸「特許製品の並行輸入問題に関する最高裁判決についての考察」AIPPI(1997)Vol.42 No.9,53頁。
    
      [9] Societe Anonyme des Manufactures de Glaces v. Tilghman’s Patent Sand Blast Company(1883) LR 25 Ch. D1.
    
      [10] Beecham Group Ltd. v. Bristol Laboratories Ltd. and Bristol Myers Co., GRUR Int.1968,208.
    
      [11] Snofi, S. A. v. Med-Tech Veterinarian Prod., Inc., 565F. Supp. 931(D. N. J.1983)
    
      [12] 根岸哲?船田正之「獨占禁止法」,有斐閣2000年4月,358頁參照;根岸哲「BBS最高裁判決と競爭法上の問題」(國際貿易投資研究所?公正貿易センター「TRIPS研究會」報告書1998年3月,28頁。.0
    
      [13] http://www.toshiba.com
    
      [14] DVD6C成員各自依據在中國獲得的專利授權獨立行使權利,無可非議。但是,以DVD6C(patent pool)名義在中國行使權利,應首先經過中國主管當局的審查、認可,并接受監督。
    
    [15] “警告函”的另一個問題點是,此信要求50家PC生產企業在購買DVD光驅這一配件時,應選擇已獲DVD6C專利許可的產品。 “6C通過律師說,‘如果其尚未獲得許可,請貴公司要求該等DVD產品的賣方成為獲得許可的制造商,這是對每一方都有益的!保ㄒ姳疚拈_篇引言)這一行為有不正當競爭之嫌。PC生產企業的光盤驅動器,多采用OEM形式;同時,在DVD6C之外,還存在著DVD3C。選擇何種技術標準的產品是企業的自由。如果律師函中“應選擇已獲DVD6C專利許可的產品”屬實的話,很成為問題。由于未看到律師函原文,本文不作進一步評論。
    
    
    
    本文最初于2003年10月分別刊登在“中國知識產權網”(www.law-lib.com/lw/lw_view.asp?no=2148 - 25k -)及“法律圖書館”(www.cnipr.com/zsyd/xslw/zhuanli/t20031028_35979.htm - 28k),以后相繼被多家網站轉載;今日重刊,有感于北京大學張平教授以個人名義向國家專利復審委員會提出DVD專利無效申請。

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